专栏名称: 中国知识产权
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浅谈发明专利说明书对数值特征的恰当公开

中国知识产权  · 公众号  · 知识产权  · 2022-01-28 21:13

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针对制备化合物A的方法,说明书中可以对催化剂化合物B的用量展开详细描述:“所述催化剂的用量为0.01 mol%-20 mol%,优选为2 mol%-20 mol%,更优选5 mol%-15 mol%,进一步优选7 mol%-13 mol%,具体地,催化剂的用量可以为0.01 mol%、0.1 mol%、0.2 mol%、0.3 mol%、0.4 mol%、0.5 mol%、0.6 mol%、0.7 mol%、0.8 mol%、0.9 mol%、1 mol%、2 mol%、3 mol%、4 mol%、5 mol%、6 mol%、7 mol%、8 mol%、9 mol%、10 mol%、11 mol%、12 mol%、13 mol%、14 mol%、15 mol%、16 mol%、17 mol%、18 mol%、19 mol%、20 mol%。”这样对催化剂用量的多重优选范围进行分层次描述,并且尽可能多地披露其中的点值,可以使权利要求中数值特征的修改更容易。

当审查员引用的现有技术公开了15 mol%-20 mol%的催化剂用量时,申请人可以方便地将权利要求中的催化剂用量修改为说明中记载的数值范围“7-13 mol%”,甚至可以基于说明书中记载的点值“14 mol%”,将数值范围重构为“0.01 mol%-14 mol%”,当然还可以基于说明书所记载的各数值范围和点值,重构出各种其他的区别于现有技术的数值范围。这些修改不会导致超范围问题。

由此看来,在专利说明书中对于数值特征覆盖多层次、多点值的披露似乎是十分必要的,这些披露能够对权利要求的修改构成强有力的支撑。说明书公开的子范围和点值越多、越细,权利要求数值特征的修改就越灵活、越方便。

数值特征无限制、过细披露的潜在弊端



但是,无限制的、过细的全面披露也未必是恰当的,可能会对申请人的后续专利布局带来不利的影响。实践中,申请人在提交专利申请后,随着研究的进一步开展和深入,其常常希望基于新的研究成果提交后续的专利申请。新的研究成果往往会与已经提交的在先专利申请有着密切的联系,例如,它可能是在原专利申请所涉及的较宽数值范围的基础上,选择出一个较小的数值范围,且该数值范围的选择带来了预料不到的技术效果(也即通常所说的“选择发明”)。

如果新的研究成果产生于在先专利申请提交之日起的一年之内,根据《专利法》对于优先权的规定,在条件允许的情况下,后续专利申请可以考虑要求在先专利申请的优先权,从而保留在先申请的申请日;然而,如果新的研究成果产生在一年之后,那么其非但无法要求在先专利申请的优先权,还可能因为在先申请已经构成抵触申请或现有技术,而对后续专利申请的新颖性、创造性造成不利的影响。这时候我们就会发现,在先专利申请如果无限制地、过细地披露了各个点值、各层次范围,那么可能会严重影响到申请人后续选择发明的专利授权。


仍以前述案例为例。申请人新的研究成果发现,化合物A的制备方法仅采用0.02 mol%-0.2 mol%的较少的催化剂用量,却能够实现产率的大幅提高,超出了可预料的产率范围。申请人可以就此研究成果提交一个新的专利申请予以保护。但是,在先专利申请的说明书已经公开了0.2 mol%这一点值,这一过细的公开使得新专利申请中涉及0.02 mol%-0.2 mol%的权利要求丧失了新颖性。

这样看来,在撰写专利申请的说明书时,一方面要考虑对实质审查过程中数值特征的修改预留支撑,另一方面也要注意使数值特征的公开尽量不对后续专利申请带来不利影响。申请人或专利代理师要重视专利申请的规划和布局,减少和避免因自身披露信息过多、过细而对后续专利申请造成不利后果。







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