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从多起连环跨国纠纷案看中美专利法中的销售阻却与宽限期制度——以塞拉尼斯、安徽金禾实业与美国ITC33...

律商视点  · 公众号  ·  · 2024-11-15 16:00

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在美国,2021年4月,塞拉尼斯公司向ITC指控金禾公司侵犯其专利后,金禾公司则根据美国专利法的“销售阻却”规则,辩称塞拉尼斯的专利无效。2022年4月1日,ITC支持了金禾公司的观点,认为即便是通过保密方式销售产品也构成美国专利法规制的“销售”,从而终止了相关调查。塞拉尼斯对这一决定提出质疑,从而提起上诉。


2024年8月12日,美国联邦巡回上诉法院针对塞拉尼斯v ITC案做出裁决,驳回塞拉尼斯的上诉请求,支持了之前由ITC认定的涉案专利无效的裁决。理由是在该专利申请日的前一年多,塞拉尼斯就已经秘密地使用相关技术,属于销售阻却(on-sale bar)的情形。


二、法理分析


(一)美国337调查


在美国,专利侵权诉讼往往与337调查联系在一起。根据美国《1930年关税法》第337节的规定,如果任何进口贸易中存在侵犯知识产权或其他不正当竞争的行为,ITC都可以进行行政调查。如果ITC认定某项进口产品侵犯了美国国内知识产权,或虽未侵犯知识产权但其效果却破坏或实质上损害美国某一产业,或阻碍该产业的建立,或对美国商业或贸易造成限制或垄断,则ITC有权采取制裁措施。可能的处罚结果主要包括排除令、禁止令。具体来说,排除令分为普遍排除令和有限排除令。有限排除令禁止被申请人的侵权产品进入美国,可适用于被申请人现在和今后生产的、存在侵权行为的所有类型的产品,效力可扩大到包含侵权物品的上游零部件产品,以及下游或下级产品。普遍排除令不仅针对被申请人的产品,还禁止所有同类侵权产品进入美国市场,而不区别原产地或生产商,同时还可包括目前和此后的生产商和进口商。禁止令是为了禁止继续销售、库存、宣传、广告等已经进口到美国的侵权产品。与排除令的区别在于,排除令主要由海关执行,禁止侵权产品入关,针对还没有进口美国的产品;而禁止令由ITC自行实施,针对已经进口到美国的产品。禁止令可以单独适用,也可与排除令同时适用。


企业遭遇337调查时,其可以主要选择的抗辩理由包括专利无效。通常无效抗辩的情形又可以包括涉案专利不满足美国专利法第101条规定的可专利性要求,不满足美国专利法第102条规定的新颖性与占先的要求,不满足美国专利法第103条规定的非显而易见性的要求,不满足美国专利法第112条专利申请文件书面描述要求和可实施性要求。企业可以通过专利、文献的检索及技术对比分析,以及涉案专利在申请时的审查档案及代理过程,找出涉案专利可以被无效的理由和证据。本案中,金禾实业关于塞拉尼斯专利无效的抗辩理由就属于这种情况。同时,企业也可以聘请专业的技术专家或委托权威的技术鉴定机构,对涉案专利的技术内容、与现有技术的对比等进行分析和鉴定,并出具专家意见或鉴定报告。


(二)美国的销售阻却(on-sale bar)制度


销售阻却(on-sale bar)制度是美国专利法中较为独特的规制方式。按照该制度,尽管专利申请日期之前的销售或者许诺销售并未向公众公开相关发明,但是法院仍然会认为:销售或许诺销售行为披露了相关发明,从而使得这种行为影响对发明新颖性的评价。过去 200 年的诸多案例表明,发明人在关键日期之前的秘密销售行为,即使没有公开发明的任何细节,依然会阻止发明人或第三人获得专利权。


美国最早的专利法制定于1790年,后来进行了多次修改,主要修改有1793年、1836年、1870年、1952年、1994年、1999以及2011年。1952年颁布的美国《专利法》第102条第 (b) 款规定了销售阻却规则。根据该款,如果“在美国专利申请日之前一年以上,发明已经在国内外获得专利或者被描述在印刷出版物上,或者已经在本国公开使用或者销售”,则发明人不能获得专利。下文所述的销售阻却制度中的关键日(critical date)是将专利申请日向前推一年的日期,此日期即为判断是否适用销售阻却制度的关键日期。


在1829年的一起案例Pennock v. Dialogue案中,法官在判决书中详述了销售阻却制度的法理逻辑。判决书写道:“如果允许发明人隐瞒其发明,不让公众知晓;如果他长期保持垄断地位,制造和销售其发明,并依靠其对技术、结构的了解获取全部利润,并且只有当竞争的危险迫使他获取专有权时,他才被允许申请专利,从而禁止公众在其应得的十四年内对其发明进行任何进一步的使用,这将大大阻碍科学和实用艺术的进步,并奖励那些不及时与公众沟通其发现的人。”也就是说,如果允许发明人在未申请专利的情况下销售或所谓的秘密销售产品并获利,实际上会产生鼓励发明人不分享其发明成果的结果,这不利于科学技术的交流、发展,也容易造成对专利制度的滥用乃至技术垄断。


在1980年的Pfaff v. Wells Electronics, Inc.案中,美国法院进一步明确了销售阻却的构成要件。1980年,专利权人Wayne K. Pfaff为德州仪器开发了一种新型计算机芯片插座。1981年4月上旬,德州仪器确认他们将订购并使用Pfaff的插座。而Pfaff直到1981年7月才制造出插座,并于1982年4月申请了专利,直到1985 年该插座才获得专利。获得专利后,Pfaff 起诉开发了同款插座的 Wells Electronics 专利侵权。地方法院认为Wells Electronics的插座侵犯了Pfaff的三项专利权利要求。巡回法院推翻了这一判决,裁定Pfaff在申请专利一年多前已将该插座出售给德州仪器,触发销售阻却。上诉方 Pfaff 辩称销售阻却条款中的技术发明是要求发明付诸实施,而该发明所涵盖的产品直到1981年7月才生产出来,因而处于一年期限内,没有触发销售阻却。法官则认为:专利法条款中并没有明确要求一个发明必须付诸实施才能获得专利。


在该案判决中,法官明确了销售阻却必须要满足的两个条件。判决书写道:“首先,产品必须是商业销售要约的标的物……其次,发明必须准备好申请专利。这一条件可以至少通过两种方式得到满足:在关键日期前证明已将发明付诸实践;或证明在关键日期前,发明人已准备好图纸或发明的其他描述,这些描述足够具体,能够使本领域技术人员实施该发明。”


2011年美国专利法进行了自1952年后最大规模的修正,即“Leahy-Smith America Invents Act”(下称AIA)。其中最为重要的就是由“先发明制”转变为“先申请制”。简而言之,“先发明制”指的是谁先发明出来,谁就获得专利保护;“先申请制”指的是谁先提交申请,如果获得专利授权,谁就获得专利保护。也就是说,修改后的美国专利法不再依照发明日期,转而依照专利申请有效提交日期判断谁拥有优先权。新修订的法案自2013年3月16日起生效,适用包含至少一条权利要求在2013年3月16日当天及其后生效的专利申请。早于该日期的申请仍然受“先发明制”管辖。


2011年的修订也包括对销售阻却条款的修改。修改后的条款是:“发明人应享有专利权,除非--(1)主张权利之发明在其有效申请日之前已经获得专利,在出版物中已有描述,或者公开使用、销售或者以其他方式为公众所知……”(原文“A person shall be entitled to a patent unless—(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention……”)。对于销售行为来说,此次修改取消了地域性限制,原先销售阻却制度中对于销售的限制在美国,而修法之后对于销售行为不再有美国国内这个限制。修改前的销售阻却制度为绝对新颖性要求,即在专利申请之前任何时候只要存在销售行为,则不得授予专利。而2011年的修订修改了法条的表达方式,添加兜底条款“其他使公众可以获得的情形”(“or otherwise available to the public”)。


2011年的修订引发了关于销售阻却制度的讨论。人们的讨论聚焦于法条中的“on sale”和 “or otherwise available to the public”之间的关系。有观点认为:新的专利法102条中“销售”(sale)应当与后面的“为公众所知悉”(or otherwise available to the public)属于并列关系,因此销售行为只有造成发明为公众所知悉才会触发销售阻却制度。也有观点认为原来专利法对销售行为的定义并未改变。


在AIA征求意见稿发布后,美国专利商标局(USPTO)收到诸多反馈。USPTO在此后发布的一份关于专利法102条、103条的审查指南中认为,从文法角度看,“为公众所知悉”作为后缀应当修饰的是之前的“销售”,也就是说,修改后的102条规定的销售为公开销售。当然,这份审查指南并不具备法律效力,仅是USPTO对新法案的解读。


在这个问题上,美国最高法院于2019年对Helsinn Healthcare S. A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.一案(下称Helsinn案)的最终判决具有指导意义。该判决书说明:“尽管本法院从未处理过本案中提出的精确问题,但我们的先例表明,销售或要约销售不必要使得发明公之于众”。塞拉尼斯案的裁决书也提到其观点与“最高法Helsinn案中的裁决是一致的。”因此,下文将简要介绍Helsinn案。Helsinn案结束了关于销售阻却的争论并予以准确定性。


该案原审原告Helsinn医疗保健公司是一家瑞士原研药企业,研发制造肿瘤学的相关药物。2000年上半年,Helsinn向美国食药监局(FDA)提交了对帕洛诺司琼的0.25mg剂量和0.75mg剂量分别进行安全性及疗效检测的第三阶段临床试验计划草案。Helsinn为了进入美国药品市场,找到MGI制药公司帮其营销该药物。2001年4月6日,Helsinn与MGI公司达成许可协议以及供货和购买协议。在供货和购买协议中,MGI 同意从Helsinn独家购买,Helsinn同意根据MGI的需求供应获得美国食品药品管理局(FDA)批准的0.25mg或0.75mg的帕洛诺司琼产品。两项协议随即被公布并向美国证券交易委员会(SEC)提交备案, 但协议中涉及的具体价格和规格配方并未公布 。2002年9月,Helsinn向FDA提交了0.25mg剂量的帕洛诺司琼新药专利申请,FDA于2003年7月批准。2011年,Teva向FDA主张对通用过期药物0.25mg剂量的帕洛诺司琼进行新药简略申请(ANDA),且主张Helsinn专利无效,Helsinn公司随即起诉其侵权。Teva的抗辩理由之一是,涉案专利因为违反了美国《专利法》第 102 条的销售阻却规定而无效。地区法院于2015年11月16日判定Helsinn涉案专利有效且Teva侵权。Teva后向美国联邦巡回上诉法院提起上诉。巡回法院在2017年5月1日推翻了地区法院的判决。巡回法院认为,Helsinn 在关键日期之前已经公开销售了其请求专利保护的发明,该行为导致销售阻却,其主张的四件专利的相关权利要求因此而无效。







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