【海外新“知”】跨国专利侵权案——Dwango诉FC2、HPS专利侵权案分析与启示

(一)关于法律适用问题

本案涉及跨国专利侵权，争议的核心是应适用哪个国家的法律，尤其是在专利的“生产”行为的认定上。原告主张被告在美国运营的服务器向日本用户提供服务，因此即使服务器位于美国，仍应适用日本的专利法。被告则主张，由于涉案服务器在美国，行为不应视为在日本发生。

法院观点： 法院首先确认了专利法的领土原则，即专利权的效力仅限于专利所在国的领土范围。法院指出，尽管被告FC2的服务器位于美国，但涉案的服务对象是日本用户，因此案件中涉及的行为部分在日本发生，包括视频和评论文件的传输和显示。这使得案件必须依据日本的专利法来进行审理。

法院特别强调，虽然服务器位于国外，但在日本境内的用户终端接收和处理这些数据文件，并将其展示给用户。因此，这种行为被视为部分发生在日本，并且适用日本的专利法。

（二）FC2在创建被诉系统时所进行的行为是否属于《专利法》第2条第3款第1项中的“生产”行为

上诉人Dwango主张，被告在日本国内的用户终端上使用了从位于国外的服务器上传送的视频文件和评论文件，这一行为应被视为“生产”，从而构成对其专利权的侵犯。被上诉人FC2则认为，因其服务器位于日本之外，其行为不应被视为在日本国内的“生产”，因此不构成对专利权的侵犯。

法院观点： 尽管被诉的服务器位于日本境外，但其系统中的各个部分通过网络连接并在日本用户终端实现整体功能，这种情况下可以视为在日本境内实施了“生产”行为。“生产”是指通过网络将各个元素有机地联系起来，形成满足专利发明全部构成要件的系统。法院指出，在判断是否构成“生产”时，应综合考虑系统的整体运行情况，而不仅仅是服务器的所在地。法院重申了专利权的领土原则，即专利权的保护范围仅限于其所在国家的领土内。然而，在本案中，由于系统的实际运行涉及日本国内的用户终端，法院认为此种情况符合日本专利法第2条第3款第1项中的“生产”行为，因此并不违反领土原则。

(三)是否落入涉案专利的保护范围

案件讨论了被告运营的系统（包括“FC2视频”、“FC2 SayMove!”和“FC2 HIMAWARI视频”）是否落入原告专利的技术范围。原告的专利涉及一种评论交付系统，包括服务器和终端设备，能够在视频播放时显示评论并控制评论的位置以避免重叠。原告认为，被告系统的技术特征与其专利一致，属于专利的技术范围。