技术效果要素可替代发明的创造性？

知产团 · 公众号 · 知识产权 · 2018-01-14 12:38

正文

请到「今天看啥」查看全文

观点（2）：权利要求1 用“螺纹连接”替代“凹凸卡接”，这种替代取得了本领域技术人员在采用“凹凸卡接”时预料不到的技术效果，即技术效果E1 ：增大了基杯与容器主体的结合力；技术效果E2 ：缓慢施力的过程可减小狭缝破开所需操作力。虽然上述效果是替代后必然带来的，但对比文件没有给出要实现上述效果的启示，因此，认定权利要求1 具备创造性。

观点（3）：虽然实现上述替代后具有不同的技术效果，但一旦将螺纹结构应用到容器上后，必然产生这些效果。对比文件1 虽然并未明确地给出启示采用螺纹连接结构的启示，但同时也没有明确地排斥或引导本领域技术人员基于一定的理由回避“螺纹连接”的方式，故必然存在着无差别选用两种方式的可能性，这种选用无关乎创造性劳动，因此认定不具备创造性。

上述三种观点的分歧在于观点（1）主要考虑到替代后产生的相同技术效果，从而认定为等效替代，观点（2）考虑到替代后产生了不同技术效果，即预料不到的技术效果，从而认定为不是等效替代，观点（3）考虑到并没有无明确排斥或回避“螺纹连接”方式，可无差别选用这两种方式之一，从而认为无关乎创造性。

上述三种观点都考虑了替代后产生的技术效果，似乎都有一定道理，但最后却得出完全不同的结论，这种判断上的分歧是如何产生的呢？原因就是技术效果的多样性，而技术效果的多样性则来源于技术本身的多样性以及发明人在技术效果表达上的差异。

上面三种观点对技术效果的认识不同，导致观点不同，争议焦点在于：当申请人所争辩的这种预料不到的技术效果确实存在时，是否就必然具备创造性？在《审查操作规程》中有如下规定：“仅以预料不到的技术效果作为发明具备创造性的依据时应当注意，请求保护的发明应当仅限于产生‘预料不到的技术效果’的技术方案。如果请求保护的技术方案所产生的技术效果还包括‘预料到的技术效果’，这样的权利要求仍然被认为不具备创造性”。为什么要做这样一个限制呢？为了寻求上述规定的来源，我们来看看国外对于上述问题是如何规定的，其理论背景是什么。

欧洲专利局（EPO）相关规定及理论背景分析

创造性的判断属于主观的价值判断，其标准既与判断主体的认知水平有关，也随着经济和技术的发展而不断发展，并且与本国的经济和技术水平相适应。关于创造性判断各国都有详细的规定，我们可以尝试寻找EPO 对于上述问题的相关规定，看其中是否给出了相关解答，并分析相关规定的理论背景和合理性。

1. EPO 相关规定

关于创造性判断中预料不到的技术效果问题，EPO 有如下规定：

如果依据现有技术的发展，将不可避免地会以别无选择（如单行道（one-way-street）情形）的方式出现该发明，则此时预料不到的效果仅仅是附带的奖励式效果，不能用作创造性争辩理由。[1]

EPO 的案例法还给出了以下判例：

在T21/81 判例中，申诉委员会认为，如果结合现有技术的教导下可以预期产生更好的效果，则对于本领域技术人员来说已经是显而易见的，那么即使产生了一些额外的效果（可能是无法预料到的），该权利要求仍然不具有创造性。[2]

可见，EPO 规定“将不可避免地会以别无选择的方式出现该发明，此时预料不到的效果仅仅是附带的奖励式效果，不能用作创造性争辩理由”，亦即，EPO 对于基于预料不到的技术效果来评价创造性附加了一个限制条件，即需要考虑预料不到的技术效果是否附带的奖励式效果，如果产生了预期的更优的效果情况下额外产生了预料不到的技术效果，则此时不因这种预料不到的技术效果而具备创造性。

这种规定的理论背景是什么？其合理性在哪里？下面重点对这个问题进行理论背景分析。

2. 理论背景分析

EPO 规定“将不可避免地会以别无选择的方式出现该发明，此时预料不到的效果仅仅是附带的奖励式效果，不能用作创造性争辩理由”，业界对于这种规定是否应该纳入我国的相关规定存有诸多探讨[3-5]，并都给出了各自的观点，但尚未发现有对这种规定的理论背景进行分析。下面笔者试图从专利法传统的经济理论出发对这种判断方式的合理性进行分析并找出其理论背景，并从这种理论背景出发，分析其是否适合纳入我国的相关规定。